Il marchio come asset economico dell’impresa: come registrarlo e tutelarlo

Il codice della proprietà industriale, Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 modificato dalla L. 30 dicembre 2023, n. 214 reca la più ampia disciplina dei diritti di privativa, compresa quella a tutela dei marchi.

Il marchio è un segno distintivo che serve a identificare i prodotti o i servizi di un’impresa, differenziandoli da quelli dei concorrenti. Può essere costituito da parole, nomi, simboli, colori, suoni o una combinazione di questi elementi, purché abbia capacità distintiva. Il marchio ha una funzione fondamentale: permette al consumatore di riconoscere l’origine commerciale di un prodotto o servizio e di associarlo a una determinata qualità o immagine.

Registrare un marchio presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) offre una serie di vantaggi significativi. In primo luogo, la registrazione conferisce al titolare un diritto esclusivo sull’uso del marchio per i prodotti e i servizi per cui è stato registrato. Questo significa che nessun’altra azienda può utilizzare lo stesso marchio o uno simile in modo da creare confusione sul mercato. In caso di utilizzo non autorizzato del marchio, il titolare può agire contro chiunque utilizzi il segno senza autorizzazione.

Monitorare il marchio è fondamentale per garantire che i diritti esclusivi acquisiti con la registrazione vengano effettivamente rispettati. Il monitoraggio consente di individuare tempestivamente eventuali utilizzi non autorizzati o tentativi di registrazione di marchi simili da parte di terzi, che potrebbero creare confusione tra i consumatori e danneggiare l’immagine dell’azienda. Un’azione di monitoraggio attiva permette di intervenire rapidamente attraverso l’esercizio del diritto di opposizione (art. 174 CPI), evitando la c.d. “diluizione” del marchio o la perdita di valore commerciale.

Il processo di registrazione si compone di più passaggi. Il primo consiste nel verificare la disponibilità del marchio, ossia accertarsi che non sia già stato registrato o utilizzato da terzi per prodotti o servizi simili. Questo risultato si raggiunge attraverso la c.d. Ricerca di anteriorità. Per depositare una domanda di marchio presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), è poi necessario seguire un iter specifico disciplinato dal Codice della Proprietà Industriale.

Il procedimento inizia con la presentazione della domanda, che può essere effettuata online sul portale dell’UIBM, oppure fisicamente presso la Camera di Commercio competente. La domanda deve contenere una rappresentazione del marchio, l’elenco dei prodotti o servizi per i quali si richiede la registrazione (secondo la Classificazione di Nizza), e il pagamento delle relative tasse.

Secondo l’art. 148 del Codice della Proprietà Industriale, una volta depositata la domanda, l’UIBM esamina la conformità formale della richiesta e verifica l’assenza di impedimenti assoluti alla registrazione, come la mancanza di capacità distintiva del marchio (art. 13 CPI). Se l’esame preliminare è superato, la domanda viene pubblicata in apposito Bollettino Ufficiale. A partire dalla data di pubblicazione, terzi possono presentare opposizione entro tre mesi, come previsto dall’art. 174 e ss. CPI, sostenendo che il marchio confligga con diritti preesistenti. Se non ci sono opposizioni, o se queste vengono risolte, il marchio viene registrato e il titolare acquisisce il diritto esclusivo sull’uso del marchio per i prodotti o servizi specificati.

La registrazione dura dieci anni dalla data di deposito, come stabilito dall’art. 159 CPI, ed è rinnovabile per periodi successivi di dieci anni con una nuova domanda di rinnovo prima della scadenza.

Occorre evidenziare che il marchio registrato ha un valore economico – variabile in base alla notorietà del segno, o al valore dell’impresa rappresentata. Il marchio è infatti un vero e proprio asset economico che se riconoscibile e ben protetto può aumentare la fidelizzazione dei clienti, accrescere la reputazione aziendale e generare redditi tramite contratti di licenza o franchising.

IL Caso APPLE V. UIBM V. Fiberhome TLC Technologies Co. Ltd

Un caso molto recente di contenzioso sul marchio riguarda l’azienda Apple Inc. Con la sentenza 14 del 2024 la Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell’UIBM ha stabilito che il marchio “MiFone” appartenente ad un’azienda situata in Cina (Fiberhome Telecommunication Technologies Co. LTD) fosse carente del requisito di novità prescritto per la registrazione ai sensi dell’articolo 12 del CPI.

Ed infatti, il marchio della concorrente, registrato con la classe n. 9,  è stato giudicato facilmente confondibile con quello notorio “iPhone” appartenente ad Apple. La sentenza è molto interessante perché tratta di vari concetti che sono stati richiamati all’inizio di questo articolo, come ad esempio il pericolo che un marchio registrato successivamente  crei confusione tra i consumatori e delle conseguenze correlate al free riding, alla diluition e al tarnishment.

• Il  free riding si verifica quando un concorrente beneficia della notorietà e della reputazione di un marchio famoso senza alcun costo. Questo comportamento può erodere il valore del marchio originale. È collegata al concetto di “call to mind” ossia la capacità di un marchio di evocare immediatamente l’associazione con il suo proprietario o con i prodotti/servizi offerti. In contesti legali, se un consumatore può facilmente richiamare alla mente un marchio famoso quando vede un altro marchio simile, ciò può costituire una violazione dei diritti sul marchio.
• Il termine dilution si riferisce al rischio che l’uso di un marchio simile possa ridurre la forza distintiva del marchio notorio. Anche se non c’è confusione tra i consumatori, l’associazione con un marchio meno noto può indebolire l’identità del marchio più rinomato.
• Il Tarnishment, infine,  implica che l’uso del marchio da parte di terzi possa danneggiare la reputazione del marchio famoso. Ad esempio, se un prodotto di bassa qualità porta il nome simile a quello di un marchio noto, potrebbe riflettersi negativamente su quest’ultimo.